Mua bán, sáp nhập (M & A) là các hoạt động kiểm soát công ty thông qua việc sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hoặc nhiều doanh nghiệp để sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó. Thông thường, hoạt động mua bán và sáp nhập này sẽ đánh giá rất nhiều tài sản của công ty mục tiêu bao gồm quyền sở hữu trí tuệ. M & A đã trở nên quen thuộc và phổ biến với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế bùng nổ trong thập kỷ qua.

Thẩm định tính pháp lý (Due Diligence) về quyền sở hữu trí tuệ

Trước khi ký bất kỳ thỏa thuận nào trong thương vụ M & A, một hoạt động không thể thiếu và phải luôn được tiến hành một cách cẩn thận là thẩm định tính pháp lý (của doanh nghiệp là mục tiêu của M & A).

Thẩm định tính pháp lý của một doanh nghiệp là một hoạt động cần thiết và hữu ích để các bên tham gia giao dịch có thể hiểu được giá trị của công ty mục tiêu cũng như rủi ro pháp lý, tài chính và bất kỳ rủi ro nào khác mà người mua có thể gặp phải nếu họ quyết định để có được công ty mục tiêu.

Một trong những vấn đề quan trọng phải được đặt trọng tâm trong thẩm định tính pháp lý là đánh giá quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Hoạt động này chủ yếu nhằm xác định tài sản sở hữu trí tuệ hiện có của một doanh nghiệp bằng cách kiểm tra các tài liệu chứng minh quyền sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ và xác định liệu có bất kỳ rủi ro nào đối với các quyền sở hữu trí tuệ này hay không. Ví dụ, liệu doanh nghiệp có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hay không, có tranh chấp về vấn đề này hay không, có rủi ro tiềm tàng trong tương lai hay không.

Ngoài ra, thẩm định tính pháp lý về sở hữu trí tuệ cũng sẽ xác định xem tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp là độc quyền hoặc đang chia sẻ với các đơn vị khác. Chỉ khi những vấn đề này được xác định rõ ràng, người mua mới có đủ căn cứ để xác định giá trị của doanh nghiệp (quyền sở hữu trí tuệ chỉ là một trong nhiều cơ sở để đánh giá). Tuy nhiên, việc đánh giá pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ trong thực tế không đơn giản như các lý thuyết đã nói ở trên.

Tranh chấp nhãn hiệu giữa AJC và Agribank

Vấn đề sở hữu trí tuệ phát sinh từ M & A

Đã có nhiều vấn đề về M & A phát sinh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ sau khi hoàn thành giao dịch. Trường hợp điển hình nhất là vụ gần đây liên quan đến một ngân hàng thương mại trong 04 ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam – Agribank . Cách đây 10 năm, ngân hàng này đã thành lập một công ty con chuyên kinh doanh vàng, bạc và đá quý tại Việt Nam.

Tại thời điểm đó, ngân hàng sở hữu 100% vốn của công ty con này và cho phép công ty con sử dụng nhãn hiệu ” Agribank ” trong tên công ty. Ngân hàng đã dần dần chuyển toàn bộ vốn từ công ty con này và bây giờ công ty con đã trở thành công ty cổ phần và ngân hàng không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào tại công ty này.

Tuy nhiên, Agribank đã quên làm điều quan trọng nhất trước khi mất quyền kiểm soát tại đây, đó là thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu “Agribank” của công ty con này. Do đó, nhãn hiệu ” Agribank ” của ngân hàng vẫn được sử dụng trong tên công ty của công ty đó. Cho đến bây giờ, công ty cho biết đang sử dụng nhãn hiệu này trong tên công ty của mình với sự phản ứng gay gắt từ ngân hàng.

Ngân hàng hiện đang yêu cầu công ty từng là công ty con của mình loại bỏ nhãn hiệu khỏi tên công ty. Yêu cầu này hiện tại chưa thành công và Agribank vẫn phải dành nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để theo đuổi các biện pháp pháp lý để đạt được kết quả mong muốn.

Một trường hợp điển hình liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ sau khi M & A là trường hợp của một ngân hàng thương mại. Ngân hàng này được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng vào năm 2015. Mặc dù việc mua lại này không phải là một thỏa thuận M & A thông thường (vốn là một biện pháp khẩn cấp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng).

Tuy nhiên, vấn đề phức tạp là trong quá trình tồn tại và hoạt động trước khi được mua lại, Ngân hàng Thương mại này đã cho phép bất kỳ công ty nào khác sử dụng và đăng ký nhãn hiệu, logo tương tự hoặc giống hệt với nhãn hiệu của mình. Kết quả là, mặc dù nhiều công ty đang sử dụng logo và nhãn hiệu trong các hoạt động kinh doanh tương tự như của Ngân hàng thương mại, nhưng không có mối quan hệ pháp lý nào giữa các công ty này với ngân hàng này. Vào tháng 5 năm 2019, thông tin được công bố trên các phương tiện truyền thông chỉ ra rằng Ngân hàng Thương mại có thể được bán cho các nhà đầu tư nước ngoài theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chuyển nhượng và tái cấu trúc ngân hàng này. Nếu kế hoạch này được thực hiện, nhà đầu tư quyết định mua lại Ngân hàng thương mại cũng sẽ phải xem xét việc sử dụng thực tế và đăng ký nhãn hiệu của ngân hàng này.

Về mặt pháp lý, Luật trí tuệ mới nhất của Việt Nam (sửa đổi và bổ sung năm 2019) chỉ có các quy định và nguyên tắc chung về chuyển quyền sở hữu trí tuệ (như nội dung chính của thỏa thuận chuyển nhượng, yêu cầu đăng ký cũng như thủ tục đăng ký thỏa thuận này tại cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia) để các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện việc chuyển nhượng. Do đó, các tổ chức và cá nhân trong quá trình hoạt động kinh doanh của họ phải tự mình xác định các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo tốt nhất quyền sở hữu trí tuệ của họ.

Lưu ý về sở hữu trí tuệ trong mua bán sáp nhật doanh nghiệp (M&A)

Kinh nghiệm quản lý tài sản sở hữu trí tuệ của các công ty quốc tế

Công ty đa quốc gia, các tập đoàn lớn trên thế giới đều quản lý tập trung quyền sở hữu trí tuệ của họ. Việc đăng ký và quyền sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ được thống nhất bởi một chủ thể mà không chia chúng thành nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết hoặc bắt buộc phải chia đăng ký (để thiết lập quyền sở hữu) giữa các thực thể khác nhau, vẫn có những thỏa thuận nội bộ giữa các thực thể này để xác định quyền sở hữu quyền sở hữu trí tuệ trong nhiều tình huống, bao gồm cả chuyển nhượng, mua lại hoặc sáp nhập một doanh nghiệp.

Trong trường hợp bắt buộc phải có Thư chấp thuận cho phép các cá nhân và tổ chức khác đăng ký và sử dụng nhãn hiệu của họ, vẫn có một điều khoản ràng buộc người được cấp phép cũng như quyền thu hồi sự đồng ý và từ đó thu hồi quyền tiếp tục để đăng ký và sử dụng nhãn hiệu của người được cấp phép.

Không có nhiều công ty ở Việt Nam nhận thức được vấn đề này trong các hoạt động kinh doanh của họ, điều này dẫn đến việc chia sẻ, cấp phép và cho phép đăng ký và sử dụng nhãn hiệu của họ một cách dễ dàng và không có sự kiểm soát và quản lý chặt chẽ.

Lưu ý trong chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ

Chia sẻ quyền lợi trí tuệ với các bên khác mà không có sự kiểm soát hay quản lý nào tương tự như từ bỏ tài sản lớn và có giá trị trong doanh nghiệp và có thể dẫn đến kết quả nghiêm trọng trong tương lai cho doanh nghiệp của bạn. Để tránh những sai lầm như Agribank hay Ngân hàng thương mại như đã nói ở trên, ngoài việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp cần chú ý các vấn đề sau:

Cần phải thiết lập và thực hiện nhất quán nguyên tắc sở hữu trí tuệ tập trung trong doanh nghiệp. Theo đó, tránh phân chia, cấp phép hoặc đăng ký bảo vệ bất kỳ đối tượng nào về quyền sở hữu trí tuệ thuộc về công ty của bạn cho dù người được cấp phép là công ty con hoặc chi nhánh mà không có bất kỳ dự trữ nào để thu hồi các đối tượng này khi cần thiết.
Bên cạnh việc nắm quyền kiểm soát bất kỳ doanh nghiệp nào, cần phải đảm bảo rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều có được trước khi chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bên thứ ba (trừ trường hợp chuyển nhượng ở đây cũng bao gồm việc chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ) và phải đảm bảo rằng tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng và chuyển nhượng phải được hoàn thành trước khi mất quyền kiểm soát, độc quyền.
Thực hiện tốt việc bảo vệ tài sản trí tuệ với bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào trong thực tế. Tránh để xảy ra tình trạng đồng tồn tại với các chủ thể đang thực hiện hành vi xâm phạm quyền của công ty bạn.
Tham vấn với các luật sư giàu kinh nghiệm về quyền sở hữu trí tuệ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào nếu cần thiết. Sự hỗ trợ từ các luật sư giàu kinh nghiệm có thể giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh sau giao dịch.